SOBRE LAS SOLICITUDES DE MARCA “ TÚ TRANQUILO ” Y ” TUUUUU TRANQUILO!”
¿Son protegidas mediante derechos de propiedad intelectual las expresiones utilizadas por comentaristas deportivos para narrar un evento?
Por: José Roberto Herrera Díaz
Abogado y Docente en Propiedad Intelectual y Derecho de Entretenimiento
Socio de Herrera Díaz Abogados
El 26 de enero de 2018, Caracol Televisión S.A. solicitó en Colombia el registro de la marca ¨Tú Tranquilo¨ para identificar servicios de las clases marcarias número 38 (Difusión y transmisión de programas de televisión) y 41 (Servicios de entretenimiento, actividades deportivas, culturales y recreativas, servicios de entretenimiento por medio de programas de televisión; producción y montaje de programas de televisión). Contra dicha solicitud de marca, el locutor deportivo Javier Fernandez Franco más conocido como “El Cantante del Gol¨ y que en ese momento trabajaba para dicho Canal televisivo, presentó oposición marcaria basado en que el consumidor al observar la marca ¨Tú Tranquilo¨ para los servicios mencionados, iba a identificar su origen exclusivamente en su persona y no en Caracol Televisión u otro titular diferente. Igualmente invocó las causales de irregistrabilidad marcaria de los literales E y F del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que en su sentir, dicha solicitud afectaba su imagen, identidad, así como el derecho de autor que existía detrás de la expresión.
En cuanto a la afectación a su derecho de imagen, alegó que la misma Corte Constitucional colombiana, al referirse a este tipo de derecho expresó que no solo abarca la apariencia física en fotografías, sino igualmente toda manifestación de la persona que permita su identificación, tales como sus retratos, posturas físicas, voces y expresiones.
Recordó igualmente en su memorial de oposición, diversas expresiones de otros comentaristas deportivos mediante las cuales la mayoría del público logra igualmente identificarlos, tales como “que no me esperen en la casa”, “No me diga más caballero”, de creación del comentarista deportivo William Vinasco y “aumenta el consumo de uña en los estadios del país” de creación del comentarista deportivo Eduardo Luis López, entre otras expresiones.
Respecto a la afectación a su derecho de autor, recordó que no solamente un libro o una extensa obra literaria puede ser protegida por derechos de autor, en efecto, como lo ha sostenido la misma Dirección Nacional de Derecho de Autor y otras oficinas de derecho de autor extranjeras, los títulos y frases que puedan ser originales en el sentido que identifiquen el origen de una obra o prestación, pueden ser también protegidos mediante el derecho autoral.
Como pruebas adicionales para evidenciar la existencia de sus derechos, presentó el Sr. Fernandez diversos contratos celebrados, entre otros, con la Alcaldía de Barranquilla y el Grupo Éxito en donde fue remunerado precisamente por autorizar el uso de su imagen, retrato y de la expresión ¨Tú Tranquilo¨ en campañas de prevención del consumo de alcohol, seguridad vial, así como en diversas estrategias publicitarias del Grupo Éxito.
De igual manera, el llamado “Cantante del Gol” solicitó el 30 de enero de 2018 el registro de la marca ¨ TUUUUU TRANQUILO! ¨ para identificar también servicios de las clases marcarias 38 (Telecomunicaciones) y 41 (entretenimiento), solicitud que fue así mismo objeto de oposición por parte de Caracol Televisión que basó su defensa en que la marca carecía de distintividad, que los derechos patrimoniales de autor sobre la expresiones se habían transferido a dicha empresa en virtud del contrato laboral celebrado con el locutor, quien no podía pretender protección sobre dicha marca, al haber declarado alguna vez en medios que no valía la pena proteger dicho derecho al ser una expresión comúnmente usada en el país.
Respecto a dichos argumentos del canal, el Sr. Fernandez reconoció que hizo una declaración en medios donde mencionaba que ¨no valía la pena patentar dicha frase¨ pero en su memorial de replica a la oposición, adujo mediante apoderado que dicha declaración no afectaba la posibilidad de obtener su derecho marcario, por cuanto desconocía en el momento en que hizo dicha declaración, las posibilidades que le brindaba la ley para proteger sus derechos y que incluso podía notarse su desconocimiento en la materia, al referirse a una patente y no una marca, aspecto este que le fue aclarado posteriormente cuando obtuvo asesoría jurídica. A la par de ello, mencionó que era un contrasentido alegar que la marca carecía de distintividad al presentar incluso Caracol Televisión una marca similar y expresar posteriormente que la misma carecía de dicho atributo. Así mismo, incluyó como evidencia algunas narraciones de partidos de fútbol conducentes a demostrar que mucho tiempo antes de su vinculación laboral al Canal Caracol en el año 2014, utilizó la expresión ¨ Tú Tranquilo ¨ durante su trabajo con la Cadena Radial Colmundo Radio para referirse a diferentes situaciones en partidos de fútbol que evocaban seguridad en alguna jugada determinada. Agregó que no obstante en la actualidad mucha gente identificaba la frase cuando el arquero de la Selección Colombia de Fúbtol, David Ospina, brindaba seguridad al equipo, el ¨ Tú Tranquilo ¨ había sido utilizado incluso por el locutor desde los años 90´s en diversos partidos importantes, como lo fue en el clásico jugado por el América de Cali contra el Club Deportivo Cali en el año 1993 en donde el comentarista mencionó ¨ Tú Tranquilo, Miguel Calero ¨ al referirse a una jugada en donde el arquero del Deportivo Cali dio tranquilidad al equipo verde del Valle. Por dicho motivo, probó que si la expresión era susceptible de protección por derecho de autor o derecho de imagen, Caracol no podría aducir titularidad sobre dichos derechos y adicional a ello, agregó que en los contratos laborales firmados con Caracol, no se cumplían incluso las formalidades aplicables para que dicha empresa alegara ahora una cesión de derechos patrimoniales de autor. Sobre la posibilidad de proteger dicha expresión como marca, adicionó que la obtención de su prerrogativa marcaria no era incompatible con sus derechos de imagen y de autor, por cuanto existían ejemplos de marcas en el mismo ambiente futbolístico y nacidas alrededor del derecho de imagen como fue el caso de la marca gestual concedida en el año 2016 en cabeza del futbolista Carlos Alberto Valderrama, mas conocido como ¨El Pibe Valderrama¨ y que protegía lo siguiente (Expediente marcario número: 15242759):
En dicho caso, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó la marca basada en la identificación del público sobre dicho gesto en cabeza del jugador. Aunado a ello y más relevante aun, la misma Dirección de Signos Distintivos dio aplicación a la causal de irregistrabilidad del literal ( e ) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, al negar la solicitud de registro de la marca ¨Todo bien¨, para identificar bebida energéticas de la clase 32, por cuanto fue solicitada por un tercero diferente al Pibe Valderrama y en donde reconoció la respectiva existencia del derecho de imagen sobre dicha expresión. En dicho momento, la Dirección de Signos Distintivos expresó (Expediente número: 14176374):
¨De igual manera, en virtud del literal ( e ) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es posible manifestar que no es posible registrar como marca una frase o gesto que identifica de manera única a una determinada persona reconocida por el público, sin el consentimiento de ella, pues se estaría violando su derecho a la intimidad, imagen y prestigio¨ (Expediente 14176374).
Sorpresivamente el pasado 30 de mayo de 2019, mediante las Resoluciones número 18521, 18794 y 18781, la Dirección de Signos Distintivos desestimó las oposiciones presentadas por ambas partes y negó tanto las solicitudes presentadas por Caracol Televisión y Javier Fernandez al considerar que no podrían otorgarse las marcas ¨ Tú Tranquilo ¨ y ¨ TUUUUU TRANQUILO! ¨ por ser ambas expresiones de uso común que se utilizan en Colombia para manifestar que algo está bajo control. Igualmente consideró la Dirección que la evidencia aportada por el comentarista deportivo no era suficiente para alegar la existencia de un derecho de imagen, ni derecho de autor, por cuanto la expresión no cumplía con los requisitos establecidos por la legislación para ser obra y el consumidor colombiano no identificaría al ¨Cantante del Gol¨ con dicha expresión, pese a las múltiples pruebas presentadas en donde no solamente se aportaron contratos de empresas que le pagaron al Sr. Fernandez por la autorización y uso de dicha expresión, sino igualmente múltiples divulgaciones en medios que probaban la identificación del consumidor colombiano de dicha expresión con el locutor. De esta manera, la autoridad marcaria Colombia consideró que las pruebas aportadas eran inconducentes y dichas solicitudes eran irregistrables, pese a que en oportunidades anteriores como en el mentado caso de la marca de titularidad del Pibe Valderrama y su actuación como opositor, sí se dio reconocimiento a su derecho marcario y de imagen, no obstante ser el gesto del pulgar y las palabras ¨Todo bien¨, expresiones que podrían igualmente catalogarse como de uso común.
El interrogante que queda una vez leídas las presentes Decisiones es si existe actualmente en Colombia un criterio más rígido respecto a la causal de irregistrabilidad del literal (b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, referido a la ausencia de distintividad, entre otras razones, por solicitar palabras que son de uso común. La respuesta parecería ser afirmativa por cuanto no solamente en el presente asunto, sino en otras recientes solicitudes como fue el caso de la solicitud de marca “HARD” (Expediente marcario número SD2018/0001167) para identificar diversos productos y servicios enfocados a la industria de la moda, tecnológica y de entretenimiento, la Dirección de Signos Distintivos y la misma Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, concluyeron muy recientemente que al ser la palabra en idioma inglés ¨HARD¨ un ¨término básico¨ que ha sido ¨ampliamente difundido en medios comerciales¨ en Colombia, la misma carecia de distintividad.
Las anteriores decisiones podrían generar una interpretación restrictiva respecto al alcance del requisito de la distintividad en Colombia en comparación a otras jurisdicciones que han concedido marcas que han sido negadas en Colombia, tal y como sucedió con la marca HARD de titularidad de la sociedad extranjera Insomniac Holdings, LLC. Dicha marca se ha concedido en diversos países e incluso en los Estados Unidos, país en donde el idioma oficial es el inglés, sin que la misma tuviese problemas de distintividad. La anterior posible interpretación podría generar graves perjuicios a solicitantes de marca que peticionen términos evocativos o débiles y en donde la única opción que les quedaría en caso de una negación, sería acudir ante el Consejo de Estado para demandar la nulidad de las Resoluciones, con el agravante de que un proceso de este tipo ante dicha Alta Corte actualmente dura más de 6 años en decidirse.
Por último, no sobraría recordar que el hecho de que una solicitud de marca contenga palabras encontradas en el diccionario o expresiones de uso común en un determinado país, no conducen necesariamente a considerar que las mismas carecen de distintividad. Lo anterior, por cuanto la marca identifica un producto o servicio especifico de una clasificación marcaria prestablecida y no abarcaría en principio todos los productos o servicios que pudiesen existir. Aplicar lo contrario, conduciría al absurdo de negar marcas como ¨Apple¨ que es igualmente una expresión de uso común, pese a que el interés de su titular es identificar en su mayoría y exclusivamente, computadores, software y servicios de tecnología. Por ende, es cuestionable el rechazo de la solicitud de marca ¨TUUUUU TRANQUILO ¨ que de ninguna manera describía los servicios solicitados y privó al mencionado comentarista deportivo de obtener un justo reconocimiento a su creatividad, mediante la explotación de su marca para identificar exclusivamente servicios de telecomunicaciones y entretenimiento.
