Por supuesta falta de distintividad, la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro de la marca “Hard”

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¿Existe una interpretación más restrictiva frente al requisito de la distintividad marcaria en Colombia?

El pasado 7 de enero de 2018, la sociedad extranjera Insomniac Holdings LLC líder en la organización de grandes festivales musicales a nivel mundial, solicitó el registro de la marca “HARD” para identificar productos de la Clasificación Internacional de Niza en las clases 9[1], 16[2], 25[3] y servicios en las clases 35[4] y 41[5]. Contra dicha solicitud, no fueron presentadas oposiciones por parte de terceros. 

Sorpresivamente la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió negar el pasado 2 de agosto de 2019, la solicitud marcaria en mención por considerar que la misma carecía de distintividad, invocando la causal de irregistrabilidad marcaria del literal B del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. En sus decisiones de rechazo, tanto la Dirección de Signos Distintivos y la Delegatura de Propiedad Industrial mediante Resolución 25214 del 2 de agosto de 2019, consideraron que el signo  era un “término básico en idioma inglés¨ y que por dicha razón carecía de distintividad.  Igualmente consideraron que debido a que la expresión podría indicar algunas cualidades de los productos solicitados y que su componente existe en varias marcas, la misma no podría ser beneficiada de la distintividad marcaria. 

Las anteriores Decisiones generan el interrogante respecto a si existen actualmente en la Dirección de Signos Distintivos y  Delegatura de Propiedad Industrial criterios más estrictos respecto a los requisitos de la distintividad marcaria en donde bastaría que una solicitud de marca sea negada por ser una palabra en inglés o español, independientemente si la misma pueda distinguir un producto o servicio. En el presente caso, pareciese que esa fuera la actual interpretación por cuanto de ninguna manera podría considerarse que la marca HARD, registrada en múltiples jurisdicciones, incluso anglosajonas, no sea distintiva en Colombia. 

Bajo la presente interpretación de la oficina local colombiana, diversas marcas como es el caso de la prestigiosa marca Apple, no podrían ser susceptibles de registro por cuanto sería un término comúnmente usado por diferentes comerciantes y consumidores, independientemente que la misma no describa los computadores y demás electrónicos.  La anterior interpretación, no solo genera dudas para los solicitantes extranjeros que desean registrar su marcas en Colombia, sino también genera inseguridad jurídica al revisarse múltiples y recientes Decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio donde se han negado diversas solicitudes por ausencia de distintividad, limitando su interpretación a que cuando son palabras de uso común no son distintivas frente al consumidor, independientemente de si la misma  logra identificar el origen empresarial de los productos y servicios que identifica. 

No obstante los registros obtenidos en países extranjeros no son válidos para evidenciar la distntividad marcaria debido al principio de territorialidad, no es posible ignorar que en casos como la marca HARD, existen registros en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, países angloparlantes y con oficinas altamente desarrolladas en propiedad industrial, en donde es curioso que la misma solicitud no se haya negado por ausencia de distintividad y encontrándose la marca “Hard” en idioma inglés. Incluso, en oficinas de marcas hermanas como es el caso del INDECOPI, oficina competente en Perú y que se rige por la misma Decisión Andina 486 de 2000, la marca comentada fue concedida sin que se hubiese presentado la presente negación por ausencia de distintividad.   Si bien es cierto que los derechos marcarios obtenidos en el exterior, no generan ninguna observancia en Colombia, decisiones como la anteriormente mencionada han generado graves perjuicios a solicitantes que no obstante el esfuerzo por lograr el posicionamiento de su marca, no pueden registrar la misma en Colombia y sin que exista un verdadero fundamento para la negación de la misma.


[1] Grabaciones de audio y video con música; tonos de llamada descargables y auriculares.

[2] Calendarios, carteles, calcomanías, programas de souvenirs de conciertos, postales, fotografías, litografías, libros y revistas en los campos de la música, el entretenimiento, el arte y la cultura.

[3] Ropa, a saber, camisetas, sudaderas, chaquetas, pantalones, pantalones cortos, faldas, vestidos, suéteres, ropa de dormir, batas, ropa interior, artículos para la cabeza, guantes, muñecas, corbatas y calzado.

[4] Servicios de gestión de talento para escritores, actores, comediantes, disc jockeys, músicos, productores y bailarines; servicios de promoción de eventos de entretenimiento en vivo y mercadería relacionada para terceros; servicios de promoción de venta de boletos; servicios de publicidad y marketing.

[5] Servicios para la organización y producción de eventos de entretenimiento en vivo en forma de conciertos de música en vivo, conciertos de disc jockey, festivales, carnavales, circos, clubes nocturnos, giras musicales y fiestas de baile; servicios de producción de grabaciones de audio y video de música.

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